Adhesión de México al Arreglo de Madrid

Chihuahua, Chih., 19 de julio del 2013
Asunto: Adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Por: Lic. Yamel Cazares Villarreal

 

El pasado 19 de febrero de 2013 entró en vigor en nuestro País el Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2013.

El “Protocolo de Madrid” es un tratado multinacional que proporciona al  propietario de una marca la posibilidad de protegerla simultáneamente hasta en 89 países o en organizaciones intergubernamentales, mediante la presentación de la solicitud correspondiente, directamente en su propia oficina (en el caso de México, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”)), en un solo idioma y con tasas en una misma moneda.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (“Sistema de Madrid”), se rige en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989) y se encuentra administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”).

A dicho Sistema pueden acogerse todas aquellas personas físicas o morales que posean un establecimiento, domicilio o nacionalidad de cualquier parte contratante como es México o de un Estado miembro de una organización intergubernamental que sea parte del Protocolo, y que hayan presentado una solicitud de registro de marca y ésta se encuentre en trámite ("Solicitud Base") o bien, que se le haya otorgado un registro de marca y éste se encuentre vigente (“Registro de Base”).

En el Registro Internacional de Marcas intervienen tres actores principales:

1.- La Oficina de Origen.

2.- La Oficina Internacional (OMPI).

3.- Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.

Tanto México como cada una de las partes firmantes del Protocolo, pueden tener el carácter de Oficina  de Origen y de Oficina Designada.

El trámite para el registro de marca internacional se lleva a cabo en tres etapas:

La primera de ellas consiste en la presentación y revisión de formalidades de la solicitud de marca internacional ante la Oficina de Origen, es decir, ante la oficina donde con anterioridad se solicitó o registró la marca base, pues la OMPI no recibe directamente las solicitudes internacionales.?

Cabe resaltar que algunos países o partes contratantes pueden solicitar requisitos o información adicional a la solicitud internacional, por ejemplo si se decidiera solicitar el registro internacional en los Estados Unidos de Norteamérica, adicionalmente debe acompañarse una declaración de intención de uso, el cual es un formulario especial para éste país que siempre se presentará en idioma inglés.

Una vez que la Oficina de Origen recibe la solicitud internacional, ésta certificará entre otras cosas, que la solicitud sea igual a la solicitud o registro nacional, que el solicitante tenga derecho a presentarla, que los datos en que se basa la solicitud internacional son idénticos a los de la solicitud o registro de base, y que se anexen los comprobantes de pago de las tarifas nacionales e internacionales correspondientes. Realizado el examen formal en la Oficina de Origen (IMPI), la solicitud se remite a la Oficina Internacional (OMPI).

La segunda etapa consiste en la revisión de las solicitudes por la Oficina Internacional, verificando se cumpla con las disposiciones del Protocolo, sin embargo este examen se limita solo a cuestiones formales como la clasificación y verificación de la lista de productos o servicios (Clasificación Niza), la comprobación de tasas internacionales y efectuar la clasificación de elementos figurativos de las solicitudes (Clasificación de Viena).

Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo, la Oficina Internacional deberá otorgar un número internacional a la solicitud, registrar la marca en el Registro Internacional, publicar dicho registro en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI y notificar a cada una de las partes contratantes que corresponda que se a efectuado ese registro.

Ahora bien, en el caso de que la solicitud no cumpla con lo requisitos necesarios, la Oficina Internacional emitirá un “Aviso de Irregularidad” a la Oficina de Origen y al titular de la marca para que en un plazo no mayor a 3 meses se subsane y así estar en posibilidad de otorgar el registro.

En la tercera etapa, la Oficina Designada recibe y realiza un análisis de fondo y registrabilidad de las solicitudes internacionales, reservándose el derecho a determinar si concede o niega la protección de dicha marca de conformidad con su legislación interna.

Este registro internacional tiene una vigencia de 10 años, el cual puede ser renovado por periodos iguales.

A manera de conclusión, el Sistema de Madrid ofrece entre otras, las siguientes ventajas:

1.- La posibilidad de obtener la protección para su marca en 89 países, mediante un solo trámite, en lugar de presentar solicitudes por separado en cada uno de ellos.

2.- Que el titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito geográfico de protección de su marca en función de sus necesidades comerciales, pues los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional, mediante la presentación de una designación posterior.

3.- Que sea cual fuere el número de Partes Contratantes que consten en el registro internacional de la marca, se aplica una única fecha de vencimiento y la renovación del registro, es un trámite sencillo.

4.- Los costos por el trámite son menores, en comparación con los costos que resultarían al presentar solicitudes en cada territorio nacional en el que se desee proteger la marca.

En el presente artículo destacamos los aspectos que consideramos más importantes, esperando que esta información les sea de utilidad, sin embargo, para un caso específico  se requiere una consulta y un análisis particular, y en caso de cualquier duda, comentario o información adicional, nos ponemos a sus órdenes en BCG Consultores Legales, el teléfono (614) 180-18-00 o correo electrónico: contacto@bcgconsultoreslegales.com